北美智權報 NAIPO IP NEWS

作者／北美智權專利研發部 葉乃嘉

於北美智權報第18期中「商業方法專利案例探討─IN RE BILSKI 與美國專利法§101之專利適格標的」曾經介紹過IN RE BILSKI一案對於今日的資訊化時代及自由市場經濟之影響。鑑於日前因IN RE BILSKI一案，有些方法相關之專利受到威脅，過往能夠獲得專利之方法發明，因為該判例，近日悉數遭美國專利與商標局（USPTO）駁回。不服之申請人上訴至美國最高法院（supreme court），目前仍待審中。

由於IN RE BILSKI判例，近日不論軟體、通訊、半導體製程、生化科技技術類別等部份方法申請案，凡未與特定機器或裝置搭配在一起（tie to），或非是將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件，悉數遭到USPTO審查委員核駁，由於牽涉的層面很廣，與行之已久的發明之專利適格標的（patent-eligible subject matter）認定相較之下限縮許多，造成各界專利申請之困擾。北美秉持著為申請人爭取最大權益的精神，故擬此緊急因應措施，盼能協助各位保住重要之申請案。

發明新案可以採取之因應措施

首先，如果發明人目前有方法相關的重大新發明，並沒有與特定機器或裝置搭配在一起，或並沒有將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件，也就是說發明人之方法發明違背了美國聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC）針對IN RE BILSKI案所做出之判決，而有被核駁的疑慮，而無法順利得到專利時，應該怎麼做呢？

申請人遇到這樣的狀況，若依據35 USC 111(b)提出暫時申請案（provisional application），可以相對於新案申請繳納較少的費用，並能夠取得發明日期，以便日後美國最高法院判決對於35 USC 101方法發明之專利適格標的（patent-eligible subject matter）認定之條件又恢復BILSKI一案前較為寬鬆之標準時，得以在暫時申請案申請日起算1年內另提出正式案，如此不但取得優先全日，同時能確保1年後美國最高法院之裁決是否適於提出該發明之專利申請。

待審之案件可以採取之因應措施

假設申請案係在CAFC針對IN RE BILSKI案所做出判決前即提出之申請，也就是說其目前之狀態為待審或是正在審查當中，也無須在這一波核駁大浪當中早早決定放棄抗辯，否則一旦美國最高法院推翻CAFC，針對IN RE BILSKI案所做出之判決，將喪失翻案後翻身之機會。以下提出幾種待審案件可以採取之回應方式供參考：

（一）收到USPTO官方非最終核駁通知書（non office action）時

一般收到核駁通知後，理論上有3個月的答辯期限，可以依據37 CFR 1.136(a)繳納延期費（extension fee）另外延長至多3個月，使得回覆答辯的期限拉長至總共6個月。以充足的時間研擬適合之答辯方向，待美國最高法院判決後視USPTO官方所持之態度，再決定該如何回應官方。

此外，申請人也得以依據35 USC 120提出延續案（Continuing application），重新排隊等待新一輪安排之審查委員，目的同樣係希望經過美國最高法院判決後，審查委員將持不一樣的審查法律依據。

（二）申請案為方法暨設備之發明時

假設申請案係設備暨方法之發明，另可以視情況根據35 USC 121提出分割案（divisional application），保住設備部份的請求項，並使方法部分的請求項歸到另一個分割案，確保設備能夠儘早拿到專利，並讓方法部分的發明處於繫屬（pending）狀態，靜待美國最高法院最後之裁決。

（三）收到最終核駁（final office action）時

假設申請人所收到的係最終核駁（final office action），可以另外依據35 USC 132(b)來請求繼續審查（request for continued examination；RCE），假設日後美國最高法院判決下來，決議重新放寬成為美國聯邦巡迴法院BILSKI判決前之審核標準 ，這樣下來受到BILSKI一案影響之申請案未來可能仍有領證之機會。


結語

上述的建議作法多是以金錢買一個希望，因為美國最高法院目前尚未做出裁決，其裁決是否有利於目前遭引用BILSKI判例核駁之申請案？目前尚不明朗。只能說有等待就有希望，不等待就等於直接放棄了。因此，申請人也須斟酌申請案之重要性，決定該採取怎麼樣的措施方能最有經濟效益的保護自身發明。