作者／北美智權專利研發部 談定宇
根據美國37 C.F.R. §1.56(a) 規定，無論是參與申請案的申請或審查過程之人，均負有向美國專利與商標局（USPTO）誠實揭露（duty of candor and good faith），其已知悉且影響該專利申請案是否具可專利性（material to patentability）的先前技術（prior art）的義務，並透過 Information Disclosure Statement（IDS）的呈報，以符前述義務的履行。（呈報影響該專利申請案是否具可專利性的先前技術義務的詳細規範為： http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_56.htm ）
簡單來說，IDS的意義就是專利申請人有協助審查的義務，因此對於自己所知悉的先前技術，如果認為與案件的可專利性有關，就應該要誠實申報。若申請人明知有極為相似的前案存在，尤其是影響可專利性的前案，但卻刻意不主動提出，便會被認為是具有欺瞞USPTO之意圖（intent to deceive），想在不當意圖之下取得專利權或更大範圍的專利權。
在美國專利訴訟過程中，他人可以使用合法手段查到專利權人是否遵守 IDS揭露義務，提報符合呈報IDS要件的資訊。一旦他人知悉某一專利申請案未合法呈報IDS，並取得足夠具欺瞞USPTO意圖的相關證據，就有可能導致已取得的專利，其專利權為不可實施。
相信大家都知道美國專利訴訟在證據調查方面的能力很強，尤其是專利訴訟使用的「證據開釋程序」（discovery procedure）及「口頭證詞筆錄」（deposition）特別厲害，「證據開釋程序」又以電子資料的證據發現程序（e-discovery）的能力最強。在合法手段下，這些程序可以讓他人掌握到我們是否有刻意欺瞞原本已知悉極為相似的前案的證據；也就是說，在實務上，一個專利申請案若存在沒有向USPTO誠實申報已知悉，且對該專利申請案的可專利性具重要影響的先前技術的瑕疵，就有機會導致已取得專利權的專利被裁定為不可實施其權力。
一般專利背景技術所描述的先前技術，並非判斷可專利性的關鍵要件。專利申請案的可專利性判斷，需對於申請案之個別權利範圍所描述的所有元件、限制、技術特徵等進行綜合的判斷，非僅單單因申請人提供的先前技術就能對申請案的可專利性要件造成「致命」的傷害。
如果申請人未提供已知悉的先前技術，再加上審查委員自己亦未能檢索到足以駁回申請的相關先前技術前案，而授予專利權；他日，由他人得悉，就有可能被作為控告該專利不可實施的證據，屆時將又會是一場漫長的爭訟。
有些人會問，在實務上，未誠實或完整呈報IDS而導致專利不可實施的可能性高嗎？
筆者找到了以下5筆美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決案例，作為支持「呈報IDS方為專利申請上策」論點的參考。
案例1：McKesson Information Solutions v. Bridge Medical (Fed. Cir. 2007)
http://www.fedcir.gov/opinions/06-1517.pdf
在McKesson公司的美國專利號4,857,716（‘716專利）審查時，該案負責的專利律師也同時負責處理其他兩筆類似的關聯案（‘149申請案及‘195申請案）。在‘149申請案審查時，的確曾提交一筆「Baker專利」（4,456,793）呈報IDS，但在’716專利仍為申請案被審查時，並沒有依法將「Baker專利」呈報IDS。
由於證據顯示出「Baker專利」對該‘716專利申請案的可專利性具有重要的關係，有欺瞞USPTO之意圖，因此CAFC判’716專利在申請時有不正當行為（inequitable conduct），致使其專利無效。
案例2：Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007)
http://www.ll.georgetown.edu/Federal/judicial/fed/opinions/06opinions/06-1550.pdf
該案的爭議點是，’806專利在仍是申請案的審查期間，沒有在呈報的IDS內列舉一筆「Franke專利」（4,266,134）為前案。儘管該「Franke專利」是應用於不同的領域（X-ray device），而並非本案的氣體放電燈（gas discharge lamp）的領域內，但是CAFC仍認為「Franke專利」的應用範圍，對於習知技藝者是顯而易見、可替換其技藝的先前技術，因此「Franke專利」應當作為呈報IDS的前案資訊。
案例3: Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., (Fed. Cir. Sept. 29, 2008)
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1483.pdf
CAFC判定Praxair公司的美國專利號 6045115（’115專利），由於不正當行為導致該專利為不可實施。CAFC認為，該不正當行為是來自於其中一件關於限制流量流孔（RFO，Restricted flow orifice）且已被公眾使用的先前技術╱前案證據（evidence of use of RFO）沒被Praxair公司提報IDS。
CAFC法院先認定RFO的確是需呈報IDS的案件，並從調查結果推斷，申請人具有欺瞞USPTO之意圖：（1）RFO與該'115專利的專利相關度非常密切；（2）申請人知道或應當知道RFO對於該'115專利的專利性評估的重要性；及（3）該專利權人沒有提出任何可信的合理理由，用來解釋為何申請人未披露該先前技術RFO。
案例4：Monsanto v. Bayer Bioscience (Fed. Cir. 2008) (Monsanto III).
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1109.pdf
本案Bayer公司的Mariani博士按照一筆公開展示海報抄取一篇筆記（Mariani notes），雖然文獻本身不能納為先前技術，但由於海報也算是先前技術的一種形式，因此Mariani博士由海報所抄取的Mariani notes絕對可視為「information about prior art」，所以，當需呈報IDS條件時，申請人也有責任且必需將該篇筆記（Mariani notes）呈報IDS；否則，該專利就被判為涉及不正當行為且無法實施（unforceable）。
案例5：Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Services, Ltd.(Fed. Cir. 2005)
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/041114p.pdf
本案的Acorn公司指控Bruno公司在專利申請時，有故意隱瞞USPTO一些對Bruno公司本身不利的前案。CAFC也同意Acorn公司的看法，且認為Bruno公司有隱瞞告知法院其另一家叫Cheney的公司所生產的Wecolator品牌的stairlift產品；另CAFC也認為，其Wecolator所列舉的先前技術，明顯不符合申請人所考慮的專利性論點之立場，也是必須要呈報於IDS內的。
CAFC法官說：「The record supports the district court’s finding that Bruno possessed actual knowledge of the Wecolator—and that it knew or should have known of its materiality.」CAFC推論，要是USPTO的審查委員在該案專利申請時，就發現到Wecolator品牌的stairlift產品（prior art）的話，Bruno公司即無法引用其發明的一筆重要特徵（front offset swivel）為其專利性的依據。
另外，法院認為，因為Bruno公司也提不出任何合理的解釋來說明為何不呈報Wecolator前案作為反駁，所以該故意隱瞞Wecolator前案之推論是應當成立的。
其他注意事項：
（一）除了明顯記載影響該專利申請案權利範圍是否具可專利性的先前技術之外，如果有其他駁斥，或不符合申請人考慮的立場，包括反對審查官方所依賴的無專利性論點／理由，或是反對申請人主張之專利性論點／理由的前案及相關資訊，都是必須要呈報於IDS內。
（二）雖然有時候隱瞞提報（information material to patentability）的舉動不一定會被他人成功舉證為具欺瞞之意圖，而被判為具有不正當行為，但是按照以上CAFC的判決案例來看，以及美國專利訴訟對於證據調查的強大能力，其可能性絕對是存在的。因此，對於呈報IDS的義務，還是應像俗話說的「誠實申報，方為上策」，千萬別抱存僥倖心態。
根據美國37 C.F.R. §1.56(a) 規定，無論是參與申請案的申請或審查過程之人，均負有向美國專利與商標局（USPTO）誠實揭露（duty of candor and good faith），其已知悉且影響該專利申請案是否具可專利性（material to patentability）的先前技術（prior art）的義務，並透過 Information Disclosure Statement（IDS）的呈報，以符前述義務的履行。（呈報影響該專利申請案是否具可專利性的先前技術義務的詳細規範為： http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_56.htm ）
簡單來說，IDS的意義就是專利申請人有協助審查的義務，因此對於自己所知悉的先前技術，如果認為與案件的可專利性有關，就應該要誠實申報。若申請人明知有極為相似的前案存在，尤其是影響可專利性的前案，但卻刻意不主動提出，便會被認為是具有欺瞞USPTO之意圖（intent to deceive），想在不當意圖之下取得專利權或更大範圍的專利權。
在美國專利訴訟過程中，他人可以使用合法手段查到專利權人是否遵守 IDS揭露義務，提報符合呈報IDS要件的資訊。一旦他人知悉某一專利申請案未合法呈報IDS，並取得足夠具欺瞞USPTO意圖的相關證據，就有可能導致已取得的專利，其專利權為不可實施。
相信大家都知道美國專利訴訟在證據調查方面的能力很強，尤其是專利訴訟使用的「證據開釋程序」（discovery procedure）及「口頭證詞筆錄」（deposition）特別厲害，「證據開釋程序」又以電子資料的證據發現程序（e-discovery）的能力最強。在合法手段下，這些程序可以讓他人掌握到我們是否有刻意欺瞞原本已知悉極為相似的前案的證據；也就是說，在實務上，一個專利申請案若存在沒有向USPTO誠實申報已知悉，且對該專利申請案的可專利性具重要影響的先前技術的瑕疵，就有機會導致已取得專利權的專利被裁定為不可實施其權力。
一般專利背景技術所描述的先前技術，並非判斷可專利性的關鍵要件。專利申請案的可專利性判斷，需對於申請案之個別權利範圍所描述的所有元件、限制、技術特徵等進行綜合的判斷，非僅單單因申請人提供的先前技術就能對申請案的可專利性要件造成「致命」的傷害。
如果申請人未提供已知悉的先前技術，再加上審查委員自己亦未能檢索到足以駁回申請的相關先前技術前案，而授予專利權；他日，由他人得悉，就有可能被作為控告該專利不可實施的證據，屆時將又會是一場漫長的爭訟。
有些人會問，在實務上，未誠實或完整呈報IDS而導致專利不可實施的可能性高嗎？
筆者找到了以下5筆美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決案例，作為支持「呈報IDS方為專利申請上策」論點的參考。
案例1：McKesson Information Solutions v. Bridge Medical (Fed. Cir. 2007)
http://www.fedcir.gov/opinions/06-1517.pdf
在McKesson公司的美國專利號4,857,716（‘716專利）審查時，該案負責的專利律師也同時負責處理其他兩筆類似的關聯案（‘149申請案及‘195申請案）。在‘149申請案審查時，的確曾提交一筆「Baker專利」（4,456,793）呈報IDS，但在’716專利仍為申請案被審查時，並沒有依法將「Baker專利」呈報IDS。
由於證據顯示出「Baker專利」對該‘716專利申請案的可專利性具有重要的關係，有欺瞞USPTO之意圖，因此CAFC判’716專利在申請時有不正當行為（inequitable conduct），致使其專利無效。
案例2：Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007)
http://www.ll.georgetown.edu/Federal/judicial/fed/opinions/06opinions/06-1550.pdf
該案的爭議點是，’806專利在仍是申請案的審查期間，沒有在呈報的IDS內列舉一筆「Franke專利」（4,266,134）為前案。儘管該「Franke專利」是應用於不同的領域（X-ray device），而並非本案的氣體放電燈（gas discharge lamp）的領域內，但是CAFC仍認為「Franke專利」的應用範圍，對於習知技藝者是顯而易見、可替換其技藝的先前技術，因此「Franke專利」應當作為呈報IDS的前案資訊。
案例3: Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., (Fed. Cir. Sept. 29, 2008)
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1483.pdf
CAFC判定Praxair公司的美國專利號 6045115（’115專利），由於不正當行為導致該專利為不可實施。CAFC認為，該不正當行為是來自於其中一件關於限制流量流孔（RFO，Restricted flow orifice）且已被公眾使用的先前技術╱前案證據（evidence of use of RFO）沒被Praxair公司提報IDS。
CAFC法院先認定RFO的確是需呈報IDS的案件，並從調查結果推斷，申請人具有欺瞞USPTO之意圖：（1）RFO與該'115專利的專利相關度非常密切；（2）申請人知道或應當知道RFO對於該'115專利的專利性評估的重要性；及（3）該專利權人沒有提出任何可信的合理理由，用來解釋為何申請人未披露該先前技術RFO。
案例4：Monsanto v. Bayer Bioscience (Fed. Cir. 2008) (Monsanto III).
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1109.pdf
本案Bayer公司的Mariani博士按照一筆公開展示海報抄取一篇筆記（Mariani notes），雖然文獻本身不能納為先前技術，但由於海報也算是先前技術的一種形式，因此Mariani博士由海報所抄取的Mariani notes絕對可視為「information about prior art」，所以，當需呈報IDS條件時，申請人也有責任且必需將該篇筆記（Mariani notes）呈報IDS；否則，該專利就被判為涉及不正當行為且無法實施（unforceable）。
案例5：Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Services, Ltd.(Fed. Cir. 2005)
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/041114p.pdf
本案的Acorn公司指控Bruno公司在專利申請時，有故意隱瞞USPTO一些對Bruno公司本身不利的前案。CAFC也同意Acorn公司的看法，且認為Bruno公司有隱瞞告知法院其另一家叫Cheney的公司所生產的Wecolator品牌的stairlift產品；另CAFC也認為，其Wecolator所列舉的先前技術，明顯不符合申請人所考慮的專利性論點之立場，也是必須要呈報於IDS內的。
CAFC法官說：「The record supports the district court’s finding that Bruno possessed actual knowledge of the Wecolator—and that it knew or should have known of its materiality.」CAFC推論，要是USPTO的審查委員在該案專利申請時，就發現到Wecolator品牌的stairlift產品（prior art）的話，Bruno公司即無法引用其發明的一筆重要特徵（front offset swivel）為其專利性的依據。
另外，法院認為，因為Bruno公司也提不出任何合理的解釋來說明為何不呈報Wecolator前案作為反駁，所以該故意隱瞞Wecolator前案之推論是應當成立的。
其他注意事項：
（一）除了明顯記載影響該專利申請案權利範圍是否具可專利性的先前技術之外，如果有其他駁斥，或不符合申請人考慮的立場，包括反對審查官方所依賴的無專利性論點／理由，或是反對申請人主張之專利性論點／理由的前案及相關資訊，都是必須要呈報於IDS內。
（二）雖然有時候隱瞞提報（information material to patentability）的舉動不一定會被他人成功舉證為具欺瞞之意圖，而被判為具有不正當行為，但是按照以上CAFC的判決案例來看，以及美國專利訴訟對於證據調查的強大能力，其可能性絕對是存在的。因此，對於呈報IDS的義務，還是應像俗話說的「誠實申報，方為上策」，千萬別抱存僥倖心態。
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專利品質，堅若磐石－中國國內優先權的應用
換言之，必須花錢提IDS的前案，它卻是必然是會讓專利權無法取得的。如果是這樣的話，那有何實質意義呢？專利權都拿不到了，還再花錢提IDS？
若發現有足以影響可專利的前案時，最正確的作法應該是直接放棄爭取該專利權，而不是北美建議的提IDS (這會讓人感覺北美想誇大IDS的影響性，以便賺取IDS的服務費)
若USPTO還是核准了，也應該放棄領証
這才是最專業最正確的建議
IDS的目的不是要大家幫忙審委審專利而提供前案，而是要防堵不當地核准專利，同時也藉此告誡申請人，如果自己知道無法取得專利，就別浪費USPTO的資源審專利了
若還是想領証，自己就要注意有這個瑕疵存在，同時若要主張專利權時，也要慎重告誡RD等相關人不要自己講出"早已知悉"該前案之類證詞
通常會被別人掌握到這些事證，通常都是自己透露的，別人哪有辦法知道公司內部的情況？也不可能發神經花大錢逐一檢視email，別把對手或法院調查能力過分誇大
換言之，整篇文章充滿了廣告與不專業的分析
回覆XYZ的留言
感謝XYZ的批評與指教！但是您批評的角度與本人撰寫的內容有所出入，希望有機會能與XYZ直接討論切磋，以下是聯絡的email：readersvc@naipo.com.tw。
再次感謝您！
更詳細的規範如下：
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2000_2001_04.htm
換言之，IDS揭露義務是避免申請人明知有極為相似前案存在(尤其是影響可專利性的前案)卻刻意不主動提出，有欺瞞USPTO之意圖，意圖不當取得專利權或過大範圍的專利權。IDS不是要增加申請人的負擔，也不會實質影響未來主張權利權(不會因為提了IDS，他人就不得利用這些前案作文章)，審委會不會列在front page上也是依據審委的判斷。
然而，就企業來說，申請專利的目的主要是要確保公司產品均能獲得保障，如果已知有相關專利存在時，還硬要去生產製造該產品，豈不是打算白忙一場? 就算真的刻意隱瞞時，主動列在IDS時，那更是浪費錢(審委看到了，豈不會依此駁回嗎？)。
另外，其他人要證明你本來就知道或應該已知悉極為相似的前案，事實上除非用非法手段掌握或不小心洩漏(很多情況下都是不小心洩漏，而不是被法院或對手用了神奇的手段掌握到)，否則根本不可能被外人悉知，而幾乎沒有機會導致已取得專利權被撤銷。也就是說，在實務上，想利用IDS主張撤銷專利權而能成功的，至少我是沒聽說過。
然而，貴所卻刻意擴大解釋IDS成有義務揭露 "非由美國專利局通知" 之前案資訊，不是不夠專業，那就是為了賺取服務費而有誤導之嫌。(這篇文章算是導正了或推翻了貴所通知要提IDS時的說明)
我個人以前在事務所工作時，部分不肖業務確實曾要求我隨便找幾個前案，拿來提IDS，而藉此收取服務費。我相信北美並沒有這樣的意圖，只是在文章末尾還是暗示著無論如何還是要提IDS....(...心存僥倖？！如果知道已有十分接近的前案存在，還花錢提IDS，就能獲得充分保障嗎？專利都拿不到了，還談什麼保障？)
在許多申請案中，既然敢寫在Prior art中的前案，基本上就是覺得 "非" 具重要關係（materiality）之先前技藝，否則豈不是拿石頭砸自己的腳嗎？
像這種寫在Prior art中的前案根本不必花錢去提IDS，更不可能因此被撤銷專利權的！
然而，包含北美在內的事務所經常建議這種情況下也要提IDS或是建議拿掉寫在Prior art中的前案編號
當然，如果該申請案是十分重要的且是不論花多少代價都要獲得充分保障時，在風險考量下，盡量提IDS，也算是花錢買個保險
像Apple在申請iPhone相關專利時，就是採取盡量提IDS的方式進行，甚至藉此"幫助"審委進行審查
從其案件歷史紀錄來看，常常審委都尚未發出駁回通知時，Apple就已主動提出口審，針對IDS中十分接近的前案做討論，並在討論後相對限縮claim
不但避開未提IDS而被撤銷前案的風險，更進一步利用IDS加快審理進度
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2000_2001_04.htm
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