USPTO宣布暫緩實施專利單方訴願新法 @ 北美智權報 NAIPO IP NEWS

整理／北美智權法規研究組黃蘭閔

美國原定於2008年12月10日實施專利單方訴願（Ex Parte Appeal）程序新法，不料到了2008年12月10日當天，美國專利暨商標局（USPTO）突然公告：專利單方訴願程序新法因故暫緩實施，未來該局將再擇期宣布新的生效日期。

在新法正式生效之前，專利單方訴願程序仍應按現行法規進行。而未來USPTO再發公告通知新法新的生效日期時，公告日到新生效日間，至少會保留30天的緩衝期，以予公眾充分的準備時間。

美國專利單方訴願程序新法為何暫緩實施？

這是13個月內USPTO第二度在最後一刻宣布新法暫緩施行。前一次是原定2007年11月1日實施的延續案及請求項新法，因維吉尼亞州東區地方法院法官2007年10月31日發出的一紙命令臨時喊停。

專利單方訴願程序新法，一如延續案及請求項新法，同樣面對了專利業界的質疑與反對。其中一項核心問題在於，新法加諸訴願人的負擔似乎遠比USPTO的評估沉重，對難得有訴願需求、不熟悉訴願程序的訴願人而言，訴願成本可能隨之提高。不過此次反對陣營不是等上了法庭才集結，而是選在新法合法實施前的行政審核程序發動攻擊。

根據美國《減少紙上作業法案》（Paperwork Reduction Act，PRA）規定，此次修法須先經過美國白宮管理暨預算局（OMB）審核，以評估新法文件要求會否對公眾造成太大負擔。

如果未收到公眾任何評論意見，OMB通常會接受USPTO的評估，同意新法施行。而此次美國專利業界透過網路等管道動員，向OMB提出不同於USPTO的觀點及估算數據，直到新法原定生效日的前一天，OMB仍未完成審核手續，於是USPTO緊急於2008年12月10日通知新法暫不施行。

美國專利單方訴願程序新法重點摘錄

USPTO為解決專利單方訴願案的積案問題，於2008年6月10日公告修訂相關法規，希望透過簡化訴願程序、制定客觀明確的文件要求，加快訴願程序進行節奏。此外，為澄清公眾對新法部分規定的疑慮，USPTO又於11月20日發出公告補充說明。整理兩份公告及USPTO網頁資訊，摘錄此次美國專利單方訴願程序修法重點如下：

■ 新法適用客體，限新法生效當日或當日後提出訴願理由書（Appeal Brief）之專利單方訴願案，但新法雖然尚未正式生效，USPTO接受訴願人依新法規定提交的訴願理由書。

■ 非可訴願之爭議（Non-appealable Issue），應於案件移交專利訴願暨衝突委員會（BPAI）審理前提交請願書（Petition），否則視同放棄於訴願期間行使此一權利。

■ 審查委員不得於審查委員回覆書（Examiner’s Answer）增列新的駁核理由。

■ 訴願人即使續提答辯理由書（Reply Brief），審查委員亦不得再為回覆。

■ 訴願人書面確認聽證程序（Oral Hearing）舉行日期時，應一併提供技術詞彙（Technical Term）及其他罕見字詞清單予BPAI。

■ 針對訴願人不當行為，USPTO可援引新增法條，科以相關行政處罰。

■ 若訴願理由書或答辯理由書有內容、格式瑕疵，訴願人可補正，但補正機會只有一次。

■ 提交答辯理由書、聽證程序請求書（Request for Oral Hearing）、再聽證程序請求書（Request for Rehearing）等程序，若有延期需要，應依新法37 CFR 41.3之規定請求准予延期，無法再適用現有的37 CFR 1.136(b)或1.550(c)延期規定。

■ 訴願理由書、答辯理由書、再聽證程序請求書內容規定大幅修訂，訴願人應依新法規定之項目依序撰寫。