作者／北美智權法規研究組 談定宇
2008年10月30日 ，美國聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），針對IN RE BILSKI案做出了判決，由於此案涉及的是商業方法專利（Business Method Patent）的申請，關係著商業方法，甚至電腦軟體是否為專利適格標的（patent-eligible subject matter），所以引起專利界與科技界的廣泛注意與討論。
案情簡述
本案在USPTO的專利上訴暨衝突調節委員會（Board of Patent Appeal & Interference，BPAI）做了裁決之後，上訴人Bilski不服再 上訴至聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），2007的7月此案就已進行了口頭辯論（oral argument），但是CAFC並沒有直接發出裁決的意見，而是以自發性的（sua sponte）召集和投票決定開全席審判庭（En Banc）重審該案。由此似乎可見，本案的發明爭議對於美國專利法 § 101 的專利適格標的（patent-eligible subject matter）之認定有著相當重要的指標性意義。
本案相關資料
申請案號：08/833,892（簡稱‘892申請案）。
案件爭點：上訴人辯稱審查委員以及 BPAI 認定該申請案之權利要求項不符合美國專利法 35 U.S.C.§101之專利適格標的的判定是錯誤的。
申請案之第1權利項內容：
A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of：
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer；
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers；and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
上述第 1 權利項是有關於大宗商品交易之避險策略方法，此外本發明也包括商品選擇權的相關交易。而第 1 權利項可解釋為：一種可做為消費風險成本管理的方法，係在大宗商品供應商以一固定價格之下銷售的大宗商品，其步驟包括：
(a) 發動上述所指的大宗商品交易商與消費者之間的一系列交易，其中，該消費者是在一固定利率之下，根據歷史平均值，購買該大宗商品，此一固定利率是對應於該消費者的風險立場；
(b) 識別該大宗商品之市場參與者，對於該消費者而言，是具有反風險立場；及
(c) 開展一系列大宗商品供應商和該市場參與者在一個第二固定利率之交易，使市場參與者的該系列交易會與消費者的該系列交易處於風險立場之平衡狀態。
用一個比較簡單的方法來說明上述的風險管理方法就是：市場上對某一民生必需品的供應並沒有一固定的量，有時多、有時少，而供需狀況又會影響消費者的購買價格，因此該方法就如同是一個中間人，針對該物品提供一固定價格，如此一來消費者就不需要承受忽高忽低的物價風險，而中間人則藉此服務賺取差額。
法律問題
本案主要的法律問題是：採用哪一套標準規範能夠決定一筆「具備流程步驟」的權利項是否符合專利法條 §101具備可專利性。或反之為涵蓋不具有專利性的標的物，因為其權利範圍只有包括一個基本原理而已。不同的法院或人士在過去評估是否符合美國專利法35 U.S.C.§101的規定下，共提出了五種檢測（Test）標準，分別是：Freeman-Walter-Abele test、State Street test、Technological Arts test、Physical Steps test，及Machine-or-Transformation Test，其中最後一項是本案判決理由所最終依據的標準。以下就這幾項檢測標準加以說明。
同時，CAFC法庭明確表示：不適評估 所特定選取的限制項是否構成具有專利適格標的結果，決定一權利項在一個整體的基礎上之專利適格性。
Machine-or-Transformation Test
本案的 CAFC 法官表示，最高法院曾提出一種檢測辦法，來確定是否一個步驟的權利項是具備較狹窄的權利範圍，即僅涵蓋到基本原理之特定應用，而不是先取該原理本身。而其所指的就是 Machine-or-Transformation Test此一檢測標準，該標準的定義是：一個步驟權利範圍肯定符合§101之專利性條件，如果：（1）它是與特定的機器或裝置搭配在一起（tied to），或（2）它將某一特定的物件轉換為另一不同的狀態或東西。
早期曾有一個案例，Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972)，一般簡稱為 Benson案例，該案曾指出：轉變和轉換一個物件成為另一種不同的狀態或東西應是其「唯一線索（the clue）」，藉此來認定該處理程序是否具有可專利性，但該主張並不包括特定的機器。（原文：”transformation and reduction of an article 'to a different state or thing' is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines." 11 409 U.S. at 70(emphasis added).），在此特別要注意的是，原文中提到的「the clue」應被解釋為「唯一線索」，而並不是「其中任一線索」。
另外，還有一個1981年的個案例，Diamond v. Diehr，簡稱為Diehr案例，也是引用到Machine-or-Transformation Test檢測辦法，並在美國專利法§ 101之法規規定下來評估若干步驟的專利適格標的，並做出450 U.S. at 184 (1981)的判定。 該案 例於450 U.S. at 193 n.14提到：無論此專利是否原本涵蓋全部或部份數學公式的使用，一個視為抽象的數學公式依然定義為非法定事由。（原文："A mathematical formula in the abstract is non-statutory subject matter regardless of whether the patent is intended to cover all uses of the formula or only limited uses."）。
另外，Diehr也提到：一些無關緊要的後續動作是無法將一個不具有專利性之原理轉換成為具有專利性的 步驟或方法。（原文："insignificant post-solution activity will not transform an un-patentable principle into a patentable process."）。
同時，CAFC法庭明確表示：不適評估 所特定選取的限制項是否構成具有專利適格標的結果，決定一權利項在一個整體的基礎上之專利適格性。
另外四種檢測方法
該法庭判定 以下四種檢測方式是不適用於評估此案例的事項是否符合美國專利法規 35 U.S.C. § 101 中 具有專利適格性的規定，以下分別說明四種檢測方式：
1. Freeman-Walter-Abele test 其包括兩項步驟：
(a) 決定是否該權利項（直接或間接）有敘述Benson案例之所教導的「演算法 ( algorithm) 」， 如果答案為是的話 ，接下來
(b) 決定是否該演算法是運用於實體的元件或程序步驟。（原文： "applied in any manner to physical elements or process steps." Abele, 684 F .2d at 905-07 ）。
2. State Street test －149 F .3d 1368, 47 USPQ2d 1596, (Fed. Cir. 1998) 該案例教導的是 倘若將抽象意念轉為實際用途，並產生出有用、具體 與 有形結果 （原文： a useful, concrete and tangible result），那麼該抽象意念便也不再單單只有一種意念而已。
3. Technological Arts test ，在美國，有一套允許包括法律專家在內的案外人向法院提供證據事實和法律意見的制度，即所謂的「法院之友（amici）」制度。此 檢測方法即是法院之友所主張並力促法院採取的測試方法，但是這類 檢測 方法並未被法院明確採用過。並且，法院認為此檢測方法在使用上會有不太明確之處，因為「技術領域」及「技術」均是不明確及多變的。
但在本案也有 法官持反對意見，其中Mayer法官就表示：本案之多數意見的建議是 「技術領域」檢測只不過是machine-or-transformation test的捷徑（short-cut）而已，但是他認為前述Freeman-Walter-Abele test與State Street test兩種檢測是根本不同的。他認為符合Technological Arts test的發明必須包括著任一科學或科技的進步才算數。也就說，先前的美國專利5,443,036（貓兒訓練法），其發明是利用手持鐳射器來逗弄小貓，使它左撲右搶不停地運動，即不會通過Technological Arts test的考驗，但是卻是可通過多數意見的machine-or-transformation test，因為 小貓可以從一久坐（肥胖）的貓咪變成個健康的貓（附合transformation條件）。
4. Physical Steps test －In re Comiskey 499 F .3d 1365, 1369 (Fed. Cir. 2007) 案例的物理性步驟檢測 方法， 法院在先前案子的判決，批評在 美國專利法 35 U.S.C. § 101之專利適格標的分析內 使用該 測試方法 。也就是說，在本案第1權利項內，儘管發動（initiating），識別（identifying）雖屬於物理性步驟，但也不能符合§ 101之專利適格標的規定。
法院判決
本案CAFC法官之全席審判庭最終判決結果為9比3，認定 該申請案之權利項是不符合美國專利法35 U.S.C. § 101之專利適格標的規定。法院認定為，申請人的權利項內之程序方法標的未能將任何物品改變至一不同的狀態或東西。另外，聲稱歸納於法律義務，商業風險等等...之轉換是不符合該檢測辦法的規定，因為它們並不是有形物體或物質，而且它們也並不代表有形物體或物質。其中它們頂多只納入這樣不合格的轉換部份。
法院也認定說，‘892申請案的第1權利項並非有關於轉換任何一有形物體或物質，或一電子訊號代表於任何一有形物體或物質，因此該權利項完全地不符合於 machine-or- transformation test的檢測且不視為具有專利適格標的。
案件評析
本案的判決結果顯示出CAFC法院對於電腦軟體、演算法運用與商業方法的專利保護採取了較狹窄的態度。以往原本可獲得專利的方法步驟，商業方法發明 （例如投資理念、法律義務、商業風險等等）今後將無法取得同樣的專利保護。
今日的資訊化時代以及自由市場經濟的健康及完善發展，未來是非常迫切的需要人們不斷努力來改善目前的制度及系統，但是，如果未來有個 運用在商業上 的偉大 演算法發明， 原本 是可造福人類們，但是因為該發明不能申請專利，因此就只能任由少數人在商業秘密的保護下使用，這實在是個很可惜的下場。
另外，就像Mayer法官在他的反對意見中，提到說本案並未教導軟體當在一個普通的電腦上實施指令，是否可視為「與特定的機器為所被搭配在一起」的？簡單來說，本案對未來真正影響及將面臨的種種挑戰，且讓我們拭目以待吧！
┤本文相關資訊：
Bilski案例法院判決（United States court of Appeals for the Federal Circuit, IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW）： http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf
2008年10月30日 ，美國聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），針對IN RE BILSKI案做出了判決，由於此案涉及的是商業方法專利（Business Method Patent）的申請，關係著商業方法，甚至電腦軟體是否為專利適格標的（patent-eligible subject matter），所以引起專利界與科技界的廣泛注意與討論。
案情簡述
本案在USPTO的專利上訴暨衝突調節委員會（Board of Patent Appeal & Interference，BPAI）做了裁決之後，上訴人Bilski不服再 上訴至聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），2007的7月此案就已進行了口頭辯論（oral argument），但是CAFC並沒有直接發出裁決的意見，而是以自發性的（sua sponte）召集和投票決定開全席審判庭（En Banc）重審該案。由此似乎可見，本案的發明爭議對於美國專利法 § 101 的專利適格標的（patent-eligible subject matter）之認定有著相當重要的指標性意義。
本案相關資料
申請案號：08/833,892（簡稱‘892申請案）。
案件爭點：上訴人辯稱審查委員以及 BPAI 認定該申請案之權利要求項不符合美國專利法 35 U.S.C.§101之專利適格標的的判定是錯誤的。
申請案之第1權利項內容：
A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of：
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer；
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers；and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
上述第 1 權利項是有關於大宗商品交易之避險策略方法，此外本發明也包括商品選擇權的相關交易。而第 1 權利項可解釋為：一種可做為消費風險成本管理的方法，係在大宗商品供應商以一固定價格之下銷售的大宗商品，其步驟包括：
(a) 發動上述所指的大宗商品交易商與消費者之間的一系列交易，其中，該消費者是在一固定利率之下，根據歷史平均值，購買該大宗商品，此一固定利率是對應於該消費者的風險立場；
(b) 識別該大宗商品之市場參與者，對於該消費者而言，是具有反風險立場；及
(c) 開展一系列大宗商品供應商和該市場參與者在一個第二固定利率之交易，使市場參與者的該系列交易會與消費者的該系列交易處於風險立場之平衡狀態。
用一個比較簡單的方法來說明上述的風險管理方法就是：市場上對某一民生必需品的供應並沒有一固定的量，有時多、有時少，而供需狀況又會影響消費者的購買價格，因此該方法就如同是一個中間人，針對該物品提供一固定價格，如此一來消費者就不需要承受忽高忽低的物價風險，而中間人則藉此服務賺取差額。
法律問題
本案主要的法律問題是：採用哪一套標準規範能夠決定一筆「具備流程步驟」的權利項是否符合專利法條 §101具備可專利性。或反之為涵蓋不具有專利性的標的物，因為其權利範圍只有包括一個基本原理而已。不同的法院或人士在過去評估是否符合美國專利法35 U.S.C.§101的規定下，共提出了五種檢測（Test）標準，分別是：Freeman-Walter-Abele test、State Street test、Technological Arts test、Physical Steps test，及Machine-or-Transformation Test，其中最後一項是本案判決理由所最終依據的標準。以下就這幾項檢測標準加以說明。
同時，CAFC法庭明確表示：不適評估 所特定選取的限制項是否構成具有專利適格標的結果，決定一權利項在一個整體的基礎上之專利適格性。
Machine-or-Transformation Test
本案的 CAFC 法官表示，最高法院曾提出一種檢測辦法，來確定是否一個步驟的權利項是具備較狹窄的權利範圍，即僅涵蓋到基本原理之特定應用，而不是先取該原理本身。而其所指的就是 Machine-or-Transformation Test此一檢測標準，該標準的定義是：一個步驟權利範圍肯定符合§101之專利性條件，如果：（1）它是與特定的機器或裝置搭配在一起（tied to），或（2）它將某一特定的物件轉換為另一不同的狀態或東西。
早期曾有一個案例，Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972)，一般簡稱為 Benson案例，該案曾指出：轉變和轉換一個物件成為另一種不同的狀態或東西應是其「唯一線索（the clue）」，藉此來認定該處理程序是否具有可專利性，但該主張並不包括特定的機器。（原文：”transformation and reduction of an article 'to a different state or thing' is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines." 11 409 U.S. at 70(emphasis added).），在此特別要注意的是，原文中提到的「the clue」應被解釋為「唯一線索」，而並不是「其中任一線索」。
另外，還有一個1981年的個案例，Diamond v. Diehr，簡稱為Diehr案例，也是引用到Machine-or-Transformation Test檢測辦法，並在美國專利法§ 101之法規規定下來評估若干步驟的專利適格標的，並做出450 U.S. at 184 (1981)的判定。 該案 例於450 U.S. at 193 n.14提到：無論此專利是否原本涵蓋全部或部份數學公式的使用，一個視為抽象的數學公式依然定義為非法定事由。（原文："A mathematical formula in the abstract is non-statutory subject matter regardless of whether the patent is intended to cover all uses of the formula or only limited uses."）。
另外，Diehr也提到：一些無關緊要的後續動作是無法將一個不具有專利性之原理轉換成為具有專利性的 步驟或方法。（原文："insignificant post-solution activity will not transform an un-patentable principle into a patentable process."）。
同時，CAFC法庭明確表示：不適評估 所特定選取的限制項是否構成具有專利適格標的結果，決定一權利項在一個整體的基礎上之專利適格性。
另外四種檢測方法
該法庭判定 以下四種檢測方式是不適用於評估此案例的事項是否符合美國專利法規 35 U.S.C. § 101 中 具有專利適格性的規定，以下分別說明四種檢測方式：
1. Freeman-Walter-Abele test 其包括兩項步驟：
(a) 決定是否該權利項（直接或間接）有敘述Benson案例之所教導的「演算法 ( algorithm) 」， 如果答案為是的話 ，接下來
(b) 決定是否該演算法是運用於實體的元件或程序步驟。（原文： "applied in any manner to physical elements or process steps." Abele, 684 F .2d at 905-07 ）。
2. State Street test －149 F .3d 1368, 47 USPQ2d 1596, (Fed. Cir. 1998) 該案例教導的是 倘若將抽象意念轉為實際用途，並產生出有用、具體 與 有形結果 （原文： a useful, concrete and tangible result），那麼該抽象意念便也不再單單只有一種意念而已。
3. Technological Arts test ，在美國，有一套允許包括法律專家在內的案外人向法院提供證據事實和法律意見的制度，即所謂的「法院之友（amici）」制度。此 檢測方法即是法院之友所主張並力促法院採取的測試方法，但是這類 檢測 方法並未被法院明確採用過。並且，法院認為此檢測方法在使用上會有不太明確之處，因為「技術領域」及「技術」均是不明確及多變的。
但在本案也有 法官持反對意見，其中Mayer法官就表示：本案之多數意見的建議是 「技術領域」檢測只不過是machine-or-transformation test的捷徑（short-cut）而已，但是他認為前述Freeman-Walter-Abele test與State Street test兩種檢測是根本不同的。他認為符合Technological Arts test的發明必須包括著任一科學或科技的進步才算數。也就說，先前的美國專利5,443,036（貓兒訓練法），其發明是利用手持鐳射器來逗弄小貓，使它左撲右搶不停地運動，即不會通過Technological Arts test的考驗，但是卻是可通過多數意見的machine-or-transformation test，因為 小貓可以從一久坐（肥胖）的貓咪變成個健康的貓（附合transformation條件）。
4. Physical Steps test －In re Comiskey 499 F .3d 1365, 1369 (Fed. Cir. 2007) 案例的物理性步驟檢測 方法， 法院在先前案子的判決，批評在 美國專利法 35 U.S.C. § 101之專利適格標的分析內 使用該 測試方法 。也就是說，在本案第1權利項內，儘管發動（initiating），識別（identifying）雖屬於物理性步驟，但也不能符合§ 101之專利適格標的規定。
法院判決
本案CAFC法官之全席審判庭最終判決結果為9比3，認定 該申請案之權利項是不符合美國專利法35 U.S.C. § 101之專利適格標的規定。法院認定為，申請人的權利項內之程序方法標的未能將任何物品改變至一不同的狀態或東西。另外，聲稱歸納於法律義務，商業風險等等...之轉換是不符合該檢測辦法的規定，因為它們並不是有形物體或物質，而且它們也並不代表有形物體或物質。其中它們頂多只納入這樣不合格的轉換部份。
法院也認定說，‘892申請案的第1權利項並非有關於轉換任何一有形物體或物質，或一電子訊號代表於任何一有形物體或物質，因此該權利項完全地不符合於 machine-or- transformation test的檢測且不視為具有專利適格標的。
案件評析
本案的判決結果顯示出CAFC法院對於電腦軟體、演算法運用與商業方法的專利保護採取了較狹窄的態度。以往原本可獲得專利的方法步驟，商業方法發明 （例如投資理念、法律義務、商業風險等等）今後將無法取得同樣的專利保護。
今日的資訊化時代以及自由市場經濟的健康及完善發展，未來是非常迫切的需要人們不斷努力來改善目前的制度及系統，但是，如果未來有個 運用在商業上 的偉大 演算法發明， 原本 是可造福人類們，但是因為該發明不能申請專利，因此就只能任由少數人在商業秘密的保護下使用，這實在是個很可惜的下場。
另外，就像Mayer法官在他的反對意見中，提到說本案並未教導軟體當在一個普通的電腦上實施指令，是否可視為「與特定的機器為所被搭配在一起」的？簡單來說，本案對未來真正影響及將面臨的種種挑戰，且讓我們拭目以待吧！
┤本文相關資訊：
Bilski案例法院判決（United States court of Appeals for the Federal Circuit, IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW）： http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf
Shorten Url
Recommend to Front page
Comment Permissions: Allow commenting