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作者／北美智權法規研究組 邱英武

根據統計，申請美國專利過程中在訴願程序的部份，大約有60%的訴願案，並不會進行到專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeal and Interference，簡稱BPAI）這個階段來作出最後的決定（Final Decision），再加上由於訴願耗時甚久，若又有重開審查的程序，則更會延長訴願的時間。
此外，除了冗長的訴願期常讓申請人困擾外，若是訴願人還另外委任代理人撰寫訴願理由書（Appeal Brief）或補充訴願理由書，還需要負擔一筆高額的費用支出。

因此，USPTO基於保障申請人權益、提升訴願效率、以及降低訴願成本的考量下，對於收到二次以上核駁的案件，若是其核駁理由是明顯缺乏充分的法律或事實根據的者，提供另外一種可以選擇的試用措施，即讓申請人於提交訴願通知書（Notice of Appeal）的同時，請求「訴願先期審查會議」（Pre-Appeal Brief Conferences）審查該案件，以加速USPTO就其核駁理由再予審酌檢討。

適用客體

申請案件經過二次的核駁後即可提出訴願，而提交「訴願先行會議」的案件，以核駁理由中有明顯不當或無根據及明顯事實或法律的錯誤提出說明或指摘。若是所爭執的核駁理由，尚須進一步證據或是對專利範圍必須再做解釋或比對先前技術，方可以判斷者，則不需要提出此項請求。「訴願先行會議」流程，請參考以下流程圖。



如何提出「訴願先行會議」之請求

（一）提出時間
當申請案之申請專利範圍中，有任何一項被核駁兩次以上或申請人收到最終核駁審定書後，可依據37CFR 1.134, §1.136，提出訴願，期限一般為三個月，得繳費延長但不得超過六個月。

（二）提出的時機
訴願人於請求「訴願先行會議」時所主張的理由，應針對核駁理由具有下述二種狀況為限：一是核駁理由有明顯不當或無根據（clearly improper and without basis）；二是核駁理由有明顯事實或法律的錯誤（clearly based on factual or legal error）提出說明或指摘。若所爭執的核駁理由還需要進一步的證據，或需對其申請專利範圍再作解釋，或需再比對先前技術才可判斷時，就無需提出請求。

若申請人認為核駁理由僅部份適合提「訴願先行會議」，而有些應進入後續的訴願階段時，則可以僅就該部份選擇提出「訴願先行會議」（Request Pre-Appeal Brief  Conference on Select Rejections），至於未選擇的部分仍需提訴願理由書。

在此提醒，「訴願先行會議」的提出應與訴願通知書一起提出，且不早於訴願通知書提出前提出或要求展延，否則不予受理。

（三）提出的文件
提出時應提交二份文件：一為申請書（Written Request），可依PTO/SB/33表格填寫，或在其申請書標註「Pre-Appeal Brief Request for Review」。二為理由書（Arguments），應以簡潔、明瞭的方式，列出明顯不當錯誤的核駁理由。

後續處理與注意事項

申請人於提出「訴願先行會議」後，會接到審議小組的決定（Panel Decision），若仍要提出訴願理由書，應於該審議小組的決定郵寄日起1個月內提出，惟該日期若早於受理訴願通知書日起算2個月之日者，則仍以2個月之日期為準。

此外，「訴願先行會議」審議小組為求快速審查（45天內作出決定），故不受理修正本、宣誓書或其他證據。在審議小組做成決定前，申請人有再提出下述六種文件或主張者，「訴願先行會議」程序即予終止（terminate），審議小組不會再就「訴願先行會議」之請求做出決議，這是申請人要特別注意的。

(1) 訴願理由書（Appeal Brief）
(2) 繼續審查請求（a request for continued examination；RCE）或CA
(3) 修正本（after-final amendment）
(4) 宣誓書或其他證據（an affidavit or other evidence）
(5) 表示放棄（an express abandonment）
(6) 衝突審查（Interference）