北美智權報 NAIPO IP NEWS

作者／北美智權法規研究組 陳巧伶

台灣專利法對於不同種類間之專利設有改請制度，提出專利申請後，申請人得於該申請審定書、處份書送達之日起60日內提出改請；但在大陸專利法中並未針對申請類型改請訂有相關規定，申請人提出專利申請後，欲更改申請類型，在大陸就必須透過其國內優先權制度，利用主張「本國優先權」（即國內優先權）的方式變更申請類型。

一、大陸有關本國優先權之規定：

（一）專利法第29條
申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。

申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。

（二）專利法實施細則第33條
申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權的，該申請的優先權期限從最早的優先權日起計算。

申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作爲要求本國優先權的基礎：

1. 已經要求外國優先權或者本國優先權的；
2. 已經被授予專利權的；
3. 屬於按照規定提出的分案申請的。

申請人要求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視爲撤回。

（三）審查指南中的相關規定：
1. 審查指南Ⅰ.Ⅰ－6.2 要求優先權（節錄）
[……]申請人就相同主題的發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又以該發明專利申請爲基礎向專利局提出發明專利申請或者實用新型專利申請的，或者又以該實用新型專利申請爲基礎向專利局提出實用新型專利申請或者發明專利申請的，可以享有優先權。這種優先權稱爲本國優先權。

2. 審查指南Ⅱ.Ⅲ－4.2.1 享有本國優先權的條件
享有本國優先權的專利申請應當滿足以下條件：
(1) 只適用於發明或者實用新型專利申請；
(2) 申請人就相同主題的發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請(以下簡稱中國首次申請)後又向專利局提出專利申請(以下簡稱中國在後申請)；
(3) 中國在後申請之日不得遲於中國首次申請之日起十二個月。

被要求優先權的中國在先申請的主題有下列情形之一的，不得作爲要求本國優先權的基礎：
(1) 已經要求外國優先權或者本國優先權的，但要求過外國優先權或者本國優先權而未享有優先權的除外；
(2) 已經被授予專利權的；
(3) 屬於按照專利法實施細則第四十二條規定提出的分案申請。

應當注意，當申請人要求本國優先權時，作爲本國優先權基礎的中國首次申請，自中國在後申請提出之日起即被視爲撤回。

二、主張本國優先權的效果

（一）變更申請類型
利用主張本國優先權，後申請案的申請種類可與先申請案不同，故申請人可在優先權期限內實踐發明與實用新型專利申請種類更改，唯大陸的國內優先權制度僅適用發明及實用新型申請，外觀設計申請案不適用。

（二）降低申請成本
利用本國優先權主張，使申請人於符合單一性的條件下，可透過本國優先權將數件申請案合併在一件後申請案中，以降低申請人的申請成本。

（三）申請人可增加、補充首次申請案中所不包括的内容
要求主張本國優先權的後申請案中，申請人可增加、補充基礎案中所不包括的内容，但須注意的是，新增加的技術特徵，不能主張基礎案優先權，而須以其實際申請日為審查基準。

事實上，申請人欲利用本國優先權補充完善首次申請案內容時，其意義雖僅在允許後申請案中寫入新的内容，但這樣的方式仍提供了申請人多案合併一案的一種可運用的專利佈局及策略思考。

三、小結

大陸專利申請案欲變更申請類型，須利用本國優先權主張，還有一點需要提醒申請人，自後申請案主張優先權之日起，先申請案包括未被主張優先權的部分將被視為撤回，即使日後撤回後申請案或其優先權主張，先申請案也無法請求恢復，故申請人在提出本國優先權主張前，必須謹慎考量。