北美智權報 NAIPO IP NEWS

作者／ReedSmith法律事務所　智慧財產律師 鄧之欣（Jennifer Teng）

近年來，台灣廠商遇到的跨國專利侵權訴訟日漸增多，而隨著台灣廠商在這種跨國專利侵權訴訟經驗積累下，企業已漸由被動轉為主動，因為如果廠商能事先做好準備，並交叉運用各種專利侵權訴訟的策略，廠商更能處於進可攻、退可受的不敗之地。本文將介紹美國的各種專利侵權訴訟之策略運用。

美國各專利侵權訴訟策略運用比較表（Comparison Table）

	費用	時間	Counter Claims	損害 賠償	暫時性 救濟措施	陪審團	由公司 啟動
USPTO再審查程序	低	~24個月	無	無	無	無	可
ITC關稅法337條款調查	高	快速 9-12個月	無	無	暫時排除令TEO	無	可
聯邦法院專利訴訟	高	18-24個月或數年	可	有	暫時禁制令TRO	有	可
私人反壟斷訴訟	可 很貴	18-24個月或數年	可	有	暫時禁制令TRO	有	可
政府反壟斷刑事調查	無	不可預測	無	無	暫時禁制令TRO	無	不可

USPTO再審查程序

USPTO再審查程序（reexamination）要求申請人具體指明請求再審查的每一個專利權項，並詳細解釋引用的先前技術資料（專利前案或公開文獻）與每一個專利權項的相關性及適用性。專利所有人用該程序強化專利以便進行專利侵權訴訟，被告侵權人用該程序廢止專利。

單方（ex parte）再審查程序請求費用為2520美元，參與者僅限於專利商標局與專利權人，故稱為單方再審查程序。再審查程序挑戰結果百分比：專利範圍有更動（包括部份撤銷或修正）佔64%專利權項全部確認佔26%，專利權項全部撤銷僅佔10%。

多方（Inter parte）再審查程序請求費用為8800美元，再審查請求人可全程參與，於每次專利權人提出說明後提出回應。惟若相同議題已在先前的民事訴訟中或先前的再審查程序提出，則再審查請求人不得就該議題提出多方再審查程序要求。

美國訴訟費用昂貴且耗費時間，對於一些缺乏經費的個人或公司，不受美國民間歡迎的大公司（諸如微軟）及外國公司，美國聯邦法院專利訴訟非解決專利有效性爭議的最佳選擇。

再審查程序費用低且公正（僅就技術層面考量），但費時二年且無損害賠償，暫時性救濟措施或Counter Claims。對於較為單純之技術，法院可借重專家証人處理專利有效性爭議問題，無需等待專利商標局再審查程序結果。對於較為複雜之技術，或已近尾聲之再審查程序，法院傾向暫停法院審理程序，等待專利商標局再審查程序結果。

ITC關稅法337條款調查

美國國際貿易委員會（International Trade Commission，簡稱ITC）第337條款調查程序要求申請人具體指明進口產品侵害美國本土產業之專利或商標權利。我國廠商常因337條款，以致出口之貨品在美國被擋關無法交貨，使得產品無法進入美國市場。自2001年起，美國國際貿易委員會啟動337條款的調查，其中三分之二涉及台灣企業。

ITC在收到投訴書30日內將作出是否啟動調查程序的決定。一旦決定啟動調查程序，ITC將通知被投訴方在20天內答辯，該程序由行政法官（Administrative Law Judge）以聽證會方式進行，開庭期極短，且規定證據調查應於五個月內完成，故在短期內就可判定。

在調查過程中，ITC有權簽發臨時性排除令。若ITC裁決原告勝訴，ITC可向美國公司提供有限排除令、普遍排除令和停止令等救濟措施。該程序遠較聯邦法院專利訴訟快速，費用相當高（動輒上百萬美元），使涉案企業耗費大量的人力及資源，但無損害賠償。

2008年3月20日，ITC正式立案有關發光二極管（LED），調查包括8家台灣及4家中國LED廠家在內的全球34家企業在美銷售的LED和激光產品涉嫌侵犯美國哥倫比亞大學退休教授Gertrude Neumark Rothschild的專利5252499。ITC已經與飛利浦、歐司朗、豐田、Cree和日亞（Nichia）達成和解。謹建議台灣廠商積極跟踪ITC政策走向及類似或上下游產品調查案，以防產品被扣關，或應變上下游廠商出貨問題。

反壟斷訴訟

私人和政府反壟斷涉及訂立限制競爭的協議、水平聯合操控價格Cartel、壟斷行為、謀求壟斷的行為、不當排他性的交易和搭售行為、捆綁專利、專利持有人拒絕交易及技術標準設定等。

私人反壟斷訴訟通常自聯邦法院提請，賠償金額及所耗時間與聯邦法院專利訴訟近似。反壟斷訴訟程序複雜，可能會持續幾年才能判決，該程序沒有具體時限，往往需要雙方進行長達數年的反覆舉証。

聯邦及州政府的反壟斷刑事調查大部分是不公開的，罰金可非常高，且可處刑責，對企業及涉案個人的傷害可能大幅超過聯邦法院專利訴訟，因而相關企業需小心應對。晶片製造商Hynix、Infineon、Elpida及三星電子曾被判定操控電腦記憶體價格，致使戴爾、惠普、IBM、蘋果電腦及Gateway等電腦生產商造成傷害，因而支付7.3億美元罰金，且有18名員工遭判刑並罰款。謹建議台灣廠商與競爭對手保持距離，勿走得太近或互動頻繁，以免被調查或指控水平聯合操控價格。

交叉運用 化被動為主動

隨著台灣廠商訴訟經驗累積，漸由被動轉主動，事先預備訴訟，或交叉運用美國各專利侵權訴訟戰場。舉例而言，中國通領科技生產接地漏電保護產品GFCI，早知美國Leviton慣用知識產權官司策略以遲滯競爭對手產品在美國主流市場銷售，遂自行研發專利並取得二份不侵權意見書，因而經過2年多的艱苦訴訟，美國法院下達馬克曼命令，明確表明通領的產品沒有侵犯Leviton的專利。

另舉一例，繼IBM在美ITC控告華碩侵犯其3件專利權後，華碩展開反擊另闢新戰場，在美國南加州聯邦地方法院控告IBM侵犯其兩件專利權。台灣廠商欲啟動第337條款調查程序無需在美設立工廠或銷售點，有相當授權活動即可，惟請ITC行政單位Office of Unfair Import Investigations（OUII）事先過目草案，以在正式送件前適當修改。無論如何，需作好基本功，申請及採購好專利，方有主動攻擊的可能。