北美智權報 NAIPO IP NEWS

為能讓更多專利界人士能分享北美十多年申請專利的經驗，《北美智權報》特別整理了在專利申請中，您可能會碰到的一些疑問，並請北美智權法規研究小組針對問題提出簡單易懂的解答，期望能為您在專利申請的過程中，釐清疑慮，本期整理的QA內容與美國專利有關，內容如下：
Q1：請問有兩位專利所有權人，且其中一位為學術單位屬於小實體，另一位則是一般大型企業屬大實體時，其規費的繳付應以何者為準？
答：專利所有權人只要有一位不是小實體者，就不符合法定小實體的適用規定，因此無法主張減少繳納相關的費用。

Q2：甲公司已於日前提出美國專利申請正式案，請問是否還可以改為臨時案來申請嗎？
答：依據37 CFR 1.53(c)(2)的規定，正式案可以轉成暫時案，但必須在已申請的正式案尚未被廢棄前、尚未繳納領證費前，並且必須在正式案申請日起12個月內提出轉換申請。

Q3：甲公司的員工A有一項職務上的發明，但甲公司想以關係企業乙公司（獨立法人）為專利申請人，請問此類職務上發明專利的轉讓程序為何？
答：由於美國並無正式法條規定職務上發明的歸屬，因此當員工A與甲公司有簽署歸屬約定文件時，則專利移轉的流向應該是：發明人員工A -->甲公司-->乙公司。其中要簽署的文件，除了發明人宣誓聲明書、委託書之外，轉讓書必須有兩份，一為員工A與甲公司、一為甲公司與乙公司之間的轉讓。

Q4：請問臨時案的部分發明人與正式案的部分發明人若不相同，正式案是否仍然可以主張臨時案的優先權？
答：根據27 CRF 1.78(a)(4)的規定，美國正式案欲主張臨時案優先權時，如果多位發明人中有所變動，只要有一位發明人是相同，就可以主張臨時案優先權。

Q5：請問委由甲事務所申請專利後，想轉由乙事務所進行後續的年費繳納控管，是否可以？又必須要提交哪些文件給USPTO？
答：美國專利可以在不變更代理人的情況下由專利權人或其他第三人繳納年費，但為取得USPTO年費繳納相關通知，所以必須提交PTO/SB/47這份表格。