不是黑或白「專利品質」是灰色的 @ 北美智權報 NAIPO IP NEWS

作者／北美智權法規研究組談定宇

對製造業和服務業而言，品質管理是早已被充分運用的概念，而許多品質管理制度和系統也已被開發出來，以用於改善各種產品品質，譬如：有六標準差（Six Sigma）之父美名的摩托羅拉公司的比爾．史密斯（Bill Smith）早在1986年就首創了六標準差（也稱為六西格瑪，是指在完美情況下每10億個量測值中，其缺點只有2個的機會），此一量測標準的推出對改善科技製造業的品質有相當大的影響。
但是，在專利這個領域，「專利品質」這個概念依然是一個相當棘手的問題。大多數人都會將專利品質視為是很難，甚至不可能被客觀量化的一件事物，也因此眾人也就習以為常的認定專利品質的評估是一門主觀藝術。

可是，是否專利品質就真得如此難以評估？而只能隨決策者或主導者的主觀和直覺來評定專利的好壞？

此篇文章就想要大膽的打破眾人的制式看法，以一些新的看法及稽核的觀念做為專利品質判定的基礎，進而可用於改善未來的專利撰寫品質。

一、專利品質衡量原則

第一原則：專利品質不是黑色或白色的，而是灰色的。

首先，要解說的是，專利品質並不是黑或白兩種極端的絕對值，而是介於兩者之間的灰。而所謂的「灰」，指得是決策者可以根據各自的經驗，按個別專利品質基準的認定與企業較為注重的重點來設定衡量標準，進而產生了品質優劣的等級，因此不再只是以一個「好」或「壞」的形容詞來看待專利品質。

第二原則：設立專利品質指數做為衡量的主要依據。

要能夠衡量必須要先設定一些標準，因此專利品質的稽核是以專利品質指數為一主要依據，藉此可以達到量化並且提供未來專利品質效率提升的運用指標。

第三原則：專利品質指數的計算原則。

專利品質指數的計算原則是依據以下幾個必備的條件：
A. 專利有效性（以下檢驗題1~6）；
B. 專利是否不易迴避設計（以下檢驗題 7~9）；
C. 符合專利法規及最佳實務典範（以下檢驗題10~14）；
D. 實際專利品質指數的計算必須為高效率及健全的。

二、專利品質檢驗

針對前文所提的幾個基本概念，以下列出了14個檢驗項目，讀者可以將您的專利，按照以下的問題來檢驗該專利的得分，進而評定出該專利品質。建議大家可將此一專利品質指數的總分先設定為20分，再開始根據所獲得的Yes或No的答案進行扣分，最後即可取得一參考數據。

題號	檢驗題目	答案	得分
A. 專利有效性（檢驗題 1~6）
1.	請評估該項專利在過去申請歷程中，是否已採用美國巡迴法院Teaching–Suggestion–Motivation（TSM）的準則來檢驗其專利性？	答YES，請續答第2題	-1分
		答NO，請跳答第3題	不扣分
2.	請評估當使用現有前案資料時，允許的權利範圍是否可通過USPTO所公佈的七種判斷顯而易見性的基本原則（Obviousness Rationales）？ 1) 用已知方法將前案元件結合，產生出可預期的結果； 2) 將一個已知的元件單純地用另一個元件來替代，而獲得可以預期的結果； 3) 用已知的技術以相同的方式改善類似裝置（方法或產品）； 4) 用已知的技術改善一個已知而且待改善的裝置（方法或產品）而產出可預期的結果； 5) 顯而易見的嘗試－從有限的幾個已經被指認出來而且是可預期的方法中加以選擇，而且可以合理的預期會得到成功結果； 6) 在某一領域中的已知成果，有可能會在相同或其他領域中，基於它在設計上的優點或它所引起的市場需求，而產生相類似的變化，如果這變化對於該領域習知技藝者來說是可被預期的； 7) 當習知技藝者依據某一先前技術所揭示的教導、建議或刺激，去修改另一先前技術或將幾個先前技術組合在一起，從而得到專利範圍中所申請的發明。請評估是否能找到符合以上7項基本審查原理的權利範圍。	答YES，請續答第3題	-6~10分
		答NO，請續答第3題	不扣分
3.	請評估之前的專利申請過程，是否包含足夠的國外專利文獻被引用在核駁答辯、IDS、或申請中（總共最少3個以上及最少1個以上來自於核駁答辯）？	答YES，請跳答第5題	不扣分
		答NO，請續答第4題	-1分
4.	使用日本、歐盟、WIPO或中國專利文獻以主類/次類，關鍵字/布林來進行前案檢索搜尋（可參照www.patentlens.net）。此檢驗項目的目標是最好要能找到次要的前案。因此請評估是否有找到重要的前案？	答YES，請續答第5題	-5分
		答NO，請續答第5題	不扣分
5.	使用來自於www.sparkip.com的群組（cluster）以關鍵字/布林及每個群組項目中的重要專利線索（以關鍵字／布林）來進行前案檢索。請評估是否有找到重要的前案？	答YES，請續答第6題	-3分
		答NO，請續答第6題	不扣分
6.	使用 Scirus、Google Scholar、Google、美國德州Rice大學Connexions進行非專利文獻檢索。請評估是否有找到重要的非專利文獻（prior art）？	答YES，請續答第7題	-2分
		答NO，請續答第7題	不扣分
B. 專利是否不易迴避設計（檢驗題7~9）
7.	根據所有權利範圍的權利項，提問是否「可能侵權者」只需侵犯到相關權利項的「局部侵犯權利範圍」而並非所有特徵就有可能被認定為專利侵權？	答YES，請續答第8題	-3分
		答NO，請續答第8題	不扣分
8.	按照所有權利項的權利範圍，提問是否「可能侵權者」只需策略性的修改一或多數的權利項特徵/限度就有可能成功地避開侵犯權利範圍（就算已考量了均等論的情況下）？	答YES，請續答第9題	-4分
		答NO，請續答第9題	不扣分
9.	申請過程中，提問是否「關鍵」的專利迴避設計特徵/元件是均等但不完全相同於有被受到限縮修正的，且不只局限於同均等物為幾無關係的？	答YES，請續答第10題	-4分
		答NO，請續答第10題	不扣分
C. 符合專利法規及最佳實務典範（檢驗題10~14）
10.	評估是否所有權利項元件是符合美國專利法35第112條第一及二項－相關於是否為不確定或具備精確及明確性？	答YES，請續答第11題	不扣分
		答NO，請續答第11題	-2分
11.	提問說明書揭露內容是否包含較差、難閱讀或難於理解的英語？	答YES，請續答第12題	-2分
		答NO，請續答第12題	不扣分
12.	是否權利項覆蓋範圍是均勻？（具備好的寬／窄混合權利項覆蓋範圍）是否所有揭露的實施例有被專利權利項範圍所覆蓋？（不包括特別例外狀況）	答YES，請續答第13題	不扣分
		答NO，請續答第13題	-3分
13.	提問權利項的前言，權利範圍是否為不必要的狹窄？提問是否權利項數量不足？	答YES，請續答第14題	-1~2分
		答NO，請續答第14題	不扣分
14.	提問是否有違其他專利法規情況發生？譬如：格式不符、缺乏前置基礎、違規的權利項重複性、缺少適當的 Incorporation by Reference 等等。	答YES，請續答第14題	-1~2分
		答NO，請續答第14題	不扣分

三、結論

當您回答完以上14項的檢驗題後，應該可以計算出一個參考分數，數值愈高則代表專利品質愈優良；至於以總分20分倒扣之後所剩下的總指數分數應該在哪一個等級算是「及格」，還需要業界專家們來共同討論，以便訂定出個可以讓大家公認的最低標準分數。

本文提出以上14項檢驗，最重要的目的是希望能夠提供社會大眾一種實用的專利品質提昇工具。其檢驗的實用性及準確度尚需社會大眾的關切及意見來加以改善。至於，如何實際運用這14項的檢驗，則筆者將於下一期的《北美智權報》另外撰文以個案研究方式來加強說明。

相關文章：
■「專利品質」是灰色的－個案研究（上）
■「專利品質」是灰色的－個案研究（下）

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