北美智權報 NAIPO IP NEWS

作者／李中奎

作者簡介：理學碩士，中國專利代理人，具有5年的專利代理經驗。中國科學院多年的科研經歷，知識產權行業豐富的實務經驗。在多種期刊發表專利相關論文多篇，內容涉及專利申請、專利無效與訴訟、專利分析、企業專利戰略等多個領域。

開設專利相關培訓業務：專利常識培訓、專利檢索培訓、技術交底書撰寫培訓、專利無效與訴訟培訓。專利申請文件品質評估。

目前，在專利申請審查意見通知書中，中國專利局審查委員經常會採用「由對比文件結合公知常識就可以得出所請求保護的技術方案」或「該從屬權利要求所附加的技術特徵是本領域的公知常識」等語句描述作為核駮理由來否定專利申請的創造性。那麼，上述審查意見如此描述的依據是什麼呢？申請人又該如何答覆這樣的審查意見呢 ？

作者╱北美智權專利研發部 邱子殷

對於專利申請案，大家都會注重申請日，專利申請案愈早取得申請日，對日後行使該專利權愈具優勢，在中國，專利權採取先申請原則，此在現行專利法（2009.10.1施行）中第9條明確規定，「兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人」。

公司或企業開發一項新產品，或多或少都會申請專利以保護該產品，新產品的研究開發時間往往需要耗費相當長的時間，因此，大部分的公司或企業在新產品開發階段，就會先行針對該產品的技術特徵申請發明專利或實用新型專利，以避免被他人捷足先登，這是無可厚非的事情。但是，此時所提出的專利申請保護範圍或實施例可能較為基本，甚至有時候無法周延的保護日後的產品，此時該怎麼辦呢？在此跟大家介紹中國國內優先權的應用。

首先，現行專利法第29條第2款規定，「申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。」由此可知，在中國要主張國內優先權，必須符合二個條件：

作者╱北美智權專利研發部 邱英武

USPTO於2008年4月28日開辦為期約半年的First-Action Interview測試服務，在試辦期間過後，USPTO內部評估試辦成效，發現的確可以使申請案更加快速取得專利權。因此USPTO局長David Kappos於2009年9月16日簽署Enhanced First Action Interview（USPTO有文件簡稱Enhanced FAI，甚至是E-FAI） Pilot Program文件，再次試辦相似的服務。試辦期間，從2009年10月1日，至2010年4月1日的期間。

基本申請資格

適用的申請案件需要下列的條件：

文╱國家知識產權局 呂占江 整理╱北美智權專利研發部 陳巧伶

國家知識產權局（SIPO）於2009年年初，委託專業調查機構，對2008年專利審查品質滿意度進行調查。調查對象包括專利申請人、專利權人、專利代理 機構以及專利無效請求人等，通過面訪、電話採訪和電子郵件等多種調查方式，共訪問2576人次。調查結果，社會公眾對SIPO 2008年度專利審查品質的滿意度指標（註1）為77.3分。

調查範圍及構面

問卷調查的內容範圍包括專利受理、事務處理、三種專利初步審查、發明實審、PCT國際檢索和國際初審、復審、無效宣告請求審查等六個審查階段，而調查構面則有舒適性、正確性、一致性、時間性、經濟性和安全性等六個構面。

作者／呂克行（Kao H. Lu）律師　
美國Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.專利律師

據統計，在美國專利侵權訴訟案中，有90％以上的案件，均是以惡意侵權為由提出（註一）。於法院判決侵權成立案件中，有近60％案件的被告不僅被判侵權亦被判是惡意侵權，指控惡意侵權的比例如此高的原因之一是，當判定被告屬於惡意侵權後，原告可依照損失的三倍要求被告賠償外，被告還必須支付原告花費的律師費。（35 U.S.C. §284及285）

何況根據1983年Underwrite Devices（註二）一案中裁定，當被告知道「可能」侵權時，被告有責任調查自己的產品是否侵權。該案法官特別指出，在侵權行為發生前，被告應從專利律師處，對其涉嫌侵權產品獲得符合法律規定的侵權分析報告，如果被告沒有做到這一步，當被裁定侵權後，法官及陪審團可根據此點及考慮案件全盤狀況（total environment）下，認定被告係惡意侵權。

SRI（註三）一案中，法官更進一步解釋「考慮案件全盤」為：

作者／北美智權專利研發部 邱子殷

中國政府近期積極努力推動智慧財產權，鼓勵政府機關與民間企業大量申請專利，甚至，大學院校的學生申請專利並獲得專利，該校則給與獎勵金，由此可知，中國的專利申請將會急速地成長，然而，許多的發明人獲得中國國家知識產權局授權專利後，大部分發明人都不太了解專利證書上面的專利號所代表的意思為何。

大家知悉的專利號大都由阿拉伯數字與英文字母組成，中國政府為使知識產權行業有一套完善地標準體系，因此，國家知識產權局根據中華人民共和國專利法、中華人民共和國標準化法，及世界其他知識產權組織的相關標準，制定了「專利文獻號標準」（ZC 0007-2004）。

專利號是由國家代碼、專利文獻號及專利文獻種類標識代碼依序排列而成，如果有需要，可以在國家代碼CN、專利文獻號、專利文獻種類標識代碼之間分別使用1位單字節空格。如下所示：

作者／北美智權專利研發部 葉乃嘉

於北美智權報第18期中「商業方法專利案例探討─IN RE BILSKI 與美國專利法§101之專利適格標的」曾經介紹過IN RE BILSKI一案對於今日的資訊化時代及自由市場經濟之影響。鑑於日前因IN RE BILSKI一案，有些方法相關之專利受到威脅，過往能夠獲得專利之方法發明，因為該判例，近日悉數遭美國專利與商標局（USPTO）駁回。不服之申請人上訴至美國最高法院（supreme court），目前仍待審中。

由於IN RE BILSKI判例，近日不論軟體、通訊、半導體製程、生化科技技術類別等部份方法申請案，凡未與特定機器或裝置搭配在一起（tie to），或非是將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件，悉數遭到USPTO審查委員核駁，由於牽涉的層面很廣，與行之已久的發明之專利適格標的（patent-eligible subject matter）認定相較之下限縮許多，造成各界專利申請之困擾。北美秉持著為申請人爭取最大權益的精神，故擬此緊急因應措施，盼能協助各位保住重要之申請案。

發明新案可以採取之因應措施

作者／北美智權專利研發部 陳巧伶

2009年4月22日，國務院新聞辦公室連同國家知識產權局（SIPO）、工商行政管理總局商標局、國家版權局，就2008年中國知識產權保護狀況召開記者會，發佈《二○○八年中國知識產權保護狀況》白皮書，從知識產權立法、審查登記、執法保護、司法保護及國際合作五個方面簡要介紹了2008年中國知識產權的保護，以及知識產權戰略制定實施等方面的情況。

知識產權立法工作

主要有《專利法》第三次修改提案於2008年底通過，將於2009年10月1日起施行。另《商標法》修改以及《商標代理條例》的立法、《反不正當競爭法》的修訂也由國家工商行政管理總局研擬及進行中。國家版權局完成了《著作權法》第二次修訂的調研工作，另《民間文學藝術著作權保護條例》也正在起草階段中。